商标商标注册

CoverStory17封面故事美国苹果公司的iPhone手提电话在全球所向披靡,俘获了数以亿计的"果粉",大家可能会想当然地以为iPhone商标必定是苹果的.
但是,至少在中国大陆范围内,在"钱包、小皮夹"或相似产品上,苹果却不享有商标专用权.
事缘是新通天地科技(北京)有限公司(下称"新通天地")于2007年9月29日向中国商标当局申请将iPhone商标注册于第18类"钱包、小皮夹"等商品,苹果提出反对,其依据是:(1)美国苹果早在2003及2006年在中国大陆先后成功地将"iPhone"文字及图形商标注册于第9类"计算机硬件、电话机、手提电话"等商品上;(2)新通天地的上述涉案商标违反了2001年《商标法》第10条第8款1和第13条2.
商标局、商标评审委员会均没有支持苹果公司的诉求,苹果公司不服,诉至法院,又历经一审、二审,均败诉.
有关裁判文件认定并据以作出裁判的其中一个主要理由是"苹果公司提交的使用证据绝大多数形成于被异议商标申请日(2007年9月29日)之后,且数量很少,不足以证明其iPhone商标于被异议商标申请前达到驰名程度"3(因此不应享有跨类别的保护).
假如苹果公司在2003或2006年申请注册iPhone商标的时候,同时将iPhone商标注册于第18类商品的话,则纵使其不驰名,也必定能够取得专用权,新通天地2007年的申请也确定无疑地会被否决.
可见,商标注册的重要性,无论如何强调都不过分.
不过,商标不注册却并不是说完全无法使用,只是必须面对一系列的限制而已.
无论在理论上还是实务上,"商标注册"与"商标使用"都是商标的一体两面,前者反映的是商标的法律状态,后者则说明商标的现实状态.
商标注册权人与商标使用人(包括商标权利人自身及其许可使用商标之使用人),在绝大多数的情况下都是统一的.
但是,大概是由于商标的财产属性产生的诱惑及现代经济本身的复杂性使然,"商标注册"与"商标使用"存在矛盾的情况亦屡见不鲜.
为此,本文就中国法律下,"商标注册"与"商标使用"的不同法律意涵,结合几个案例,简述如下:一.
商标于1983年开始实施的中国《商标法》,并没有就"商标"一词作出具体定义,不过现行《商标法》第8条则由商标的功能等角度对商标作出规限,其规定为"任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册.
"我国台湾地区的《商标法》亦采用类似的做法,其第5条规定"商标得以文字、图形、记号、颜色、声音、立体形状或其联合式所组成.
前项商标,应足以使商品或服务之相关消费者认识其为表彰商品或服务之标识,并得藉以与他人之商品或服务相区别.
"而香港法例第559章《商标条例》第3条则提供了定义,但内容其实亦与中国内地和台湾地区的类似,其规定为:"商标"(trademark),是指任何能够将某一企业的货品或服务与其他企业的货品或服务作出识别并能够藉书写或绘图方式表述的标志".
另外,该条第2款进一步明确"在不影响第1款的一般性的原则下,商标可由文字(包括个人姓名)、征示(indications)、设计式样、字母、字样、数字、图形要素、颜色、声音、气味、货品的形状或其包装,以及该等标志的任何组合所构成.
"可见,简而言之,商标就是用于标识自己的商品或服务的标记.
正因为这样,商标就应该使用明显地区别于他者的显著特征,否则将给受者造成不必要的混淆,也对那些诚实地提供了合适商品或服务从而为自己的商标增加了无形价值的经营者不公平.
由iPhone、微信等商标纠纷及几个典型商标案件引申之商标注册与商标使用的内容和法律意义18MessageFord,Kwan&Company二.
商标之注册商标的注册,法理上可视之为申请人的一种权利宣告或公告,从另一角度而言,也是行政权力对申请人的有关权利及权力的承认或认可.
成功获准注册之商标,是注册商标,否则就只是商标而已.
依据大多数国家/地区的商标法例,注册商标于特定司法管辖区域内,享有专用权,其相关权利受国家强制保护.
我国实行的是世界各国普遍采用的"自愿注册制".
1982年通过后,《商标法》曾于1993、2001及2013年三次修改,但都维持了"自愿注册制",亦即是现行《商标法》第4条第1段之规定:"自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册.
"可见,"需要取得专用权的"才"应当申请注册",不需要专用权的,当然也就不需要申请注册.
至于"是否需要",则纯由申请人自己决定.
不过,自愿注册制并非完全可以自由决定,须受至少两方面的限制:-(1)部分商品实行强制性注册.
《商标法》第6条规定"法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品,必须申请商标注册,未经核准注册的,不得在市场销售.
"1988年《商标法实施细则》第7条规定:"国家规定并由国家工商行政管理局公布的人用药品和烟草制品,必须使用注册商标.
"、"国家规定必须使用注册商标的其他商品,由国家工商行政管理局公布.
"根据此条规定,国家工商行政管理局于1988年1月14日下发《关于公布必须使用注册商标的商品的通知》,具体确定必须使用注册商标的人用药品"包括中成药(含药酒)、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品",烟草制品"包括卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝".
1983年《烟草专卖条例》及其后的《烟草专卖条例》(1991年)亦有相关规定.
不过,全国人大常委会1990年第一次修改《药品管理法》时,取消了有关药品必须使用注册商标的规定.
可是,同样是全国人大常委会,1993年第一次修改《商标法》时却没有删除部分商品强制使用注册商标的规定(其后的修改也没有删除),因此,药品到底是否必须使用注册商标这一点,存在某些争议.
《药品管理法》是药品管理方面的特别法,《商标法》是商标管理方面的特别法,那么,在药品的商标管理问题上,到底应该适用药品的相关法例还是适用商标的相关法例就法理而言,似乎两者皆可,但工商行政管理部门作为商标的行政管理机构,如果工商部门以某商品(药品)未使用注册商标而依《商标法》订明之具体罚则作出处罚,当然是无可挑剔的,更重要的,《药品管理法》虽然取消了药品使用注册商标的强制性规定,但并没有排斥或禁止使用注册商标,因此,在药品上使用注册商标既符合《商标法》也符合《药品管理法》,但如果没有使用注册商标,则违反了《商标法》,所以,唯一的选择是药品仍然必须使用注册商标.
至于服务,则似乎未见规定什么服务必须使用注册商标.
(2)部分标志4不得注册为商标,部分标志注册为商标时有特定的限制.
《商标法》第10条列明的国旗等标志,不得作为商标使用,当然更加不得注册为商品或服务的商标;第11条列明的商品通用名称,不得注册为商标(但可作为商标使用),但这类标志一旦经过使用取得显著特征,并便于识别的,则可以作为商标注册;而第16条则规定了地理标志虽然可以注册为商标,但须遵循某些限制条件.
此外,关于商标的注册还有两点需要留意:商标注册虽然通常和专利一样规定了有效期,但各国普遍采用不受限制的定期(通常是10年)续期的安排,因此,只要持续地合法使用并且不存在撤销的事由,则商标理论上可永久性地注册.
转授商标申请权或者委托他人代为申请商标注册时,如果没有制备严格的法律文件,可能导致商标权的丧失.
新疆维吾尔自治区高级人民法院于2015年3月25日在新疆阿米娜特色农业高科技开发有限公司与阿里艾伯不拉商标权属纠纷一案的终审《民事判决书》(案号:(2015)新民三终字第2号)中指出:阿米娜公司在成立之前因未能出具营业执照,而不得不以阿里·艾伯不拉个人的名义申请注册商标,但阿米娜公司在成立后长达一年多的时间都没有向国家商标局提出主体变更申请,应视为阿米娜公司放弃或放任"阿米娜及图"商标的注册申请权(因此商标权丧失了).
三.
商标之使用就商标法的角度来说,商标的注册都是针对特定的地域、商品或服务而言的.
在已经注册的地域及商品(/服务)类别之内,商标权人有专用权;在此特定的地域、类别之外,则没有专用权.
可是,商标的使用则比注册复杂得多.
什么样的行为才构成商标法意义上的使用行为这是一个值得思考的问题.
在此地CoverStory19封面故事使用,彼地会否同样视之为有法律意义的"使用"在某类别商品/服务下使用,在其他类别商品/服务之下,是否同样可认定为"使用"在商品推出之前的铺货阶段,与第三方签订合同、开展宣传等,是否属于使用5诸如此类的问题,远非是或否一字可解.
在此网络世代,任何信息都可能在仅仅数秒之内就完成向全世界的公示,因此,如何确定商标法意义的上有效的"使用",就显得颇为不易、颇为重要.
我国台湾地区的《商标法》第6条为"商标的使用"下了定义:"本法所称商标之使用,指为营销之目的,将商标用于商品、服务或其有关之对象,或利用平面图像、数字影音、电子媒体或其他媒介物足以使相关消费者认识其为商标.
"由字面意义看来,这里谈及的"使用",似乎无关"地域",无关"类别".
该法第58条更加规定实际使用之商标与其注册商标不同的时候,如满足"依社会一般通念并不失其同一性者"这一条件的,应认为商标权人有使用其注册商标6.
香港法例第559章《商標條例》第52條第3款为"使用"提供了一个相对宽泛的解释,即使有关商标用于"只供出口的货品或该等货品的包装上"(即使未在香港销售),或者,"在香港以外地方提供或拟在香港以外地方提供的服务",均属于"使用".
当然,未注册的商标仍可使用,但就不会有专用权,而且必须以没有侵犯他人的商标专用权、在先使用权等合法权益为前提.
北京高级人民法院就"微信"商标争议案于2016年4月20日作出的《行政判决书》(案号:(2015)高(知)终字第1538号)中,认为:创博亚太科技(山东)有限公司("创博亚太公司")"提交的证据不足以证明被异议商标经过使用,已经与创博亚太公司建立起稳定的关联关系,从而使被异议商标起到区分服务来源的识别作用,构成《商标法》第11条7第2款规定的可以作为商标注册的情形.
"可见,至少在《商标法》第11条的意义上而言,对商标的"使用"应该达到"建立稳定的关联关系"和"起到区分服务来源的识别作用"这两个条件方可.
但《商标法》第11条之外的其他商标,是否需要遵循同一使用门槛标准,却难免有所疑问.
举例来说,如果某间公司聘请专人设计商标、递交商标申请、准备大规模宣传资料及举办宣传活动(或者只是作网络推广及宣传),但就是还没有具体地生产制造相关商品,那么,未来将要生产的商品上所应用之商标,到底是何时才算是"开始使用"的这个问题的答案很有可能会极大地影响有关企业的权益及经济效益,特别是有关商标被人捷足先登地申请注册,而且申请人是在完全不知情,或者至少说不上是恶意抢注的情况下递交申请的,有关企业可能面临自己的合法权益,同时也是别人的合法权益,从而无法申张权利的窘境,影响可能更大.
这时,如果将上述"请人设计及准备递交申请"等一连串的行为视为"使用",则企业至少还可依据《商标法》第59条第3款"在原使用范围内继续使用该商标"8,如果将商标具体应用于特定类别的商品或服务才视作"使用",则上述行为只是"使用"前的准备行为,算不上使用,因此亦无法享有"在先使用抗辩",前期的投入全部归零,影响不可谓不大.
四.
商标注册与使用之联系及区别如本文开首处提及,商标的注册与商标的使用是商标的一体两面,两者之间的联络与区别在于:(1)商标注册之目的应该是为了使用.
如果申请人申请注册商标的目的并非是为了使用,则,其商标即使成功获得了注册,亦有机会在经过一段时间之后经法定程序被撤销.
我国现行《商标法》第49条第2款就规定"注册商标没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标.
"香港法例第559章《商標條例》第52(2)(a)條同样规定了3年内没有使用的,任何人均可向处长或向法院提出撤销申请.
我国台湾地区《商标法》第57条同样规定满3年未用的,商标专责机关应依职权或据申请废止其注册.
注册不是为了使用的情况,通常见于恶意抢注的商标.
不过,有不少跨国企业,基于最大限度地保护自己的商标的需要,将商标注册于全部45个类别或多个类别之中,但其实他们的产品或服务只是当中的少数几类而已.
这种情况严格来说亦存在某些有待商榷的法律问题,但由于法例所订的"使用"门槛不算高,有关企业亦时不时以制作、派发纪念品、优惠附送商品等渠道在许多不同类别商品上"使用"有关商标,而且他人如果要提出法律挑战,则还要证明有关商标对其自身的实际影响,而几乎没有任何真正善意地使用有关商标的人会真的被影响,因此,类似情况下商标通常不至于被撤销.
但这是证据法或有关实务上的问题所导致,并非商标法意义上的"使用"的涵义足够清晰、精准而避免.
(2)使用对应的是商标权;注册对应的则是专用权.
商标用还是不用,在法律上构成商标权有或无20MessageFord,Kwan&Company的本质区别.
商标权只会授予那些合法地使用商标的企业或个人,没有使用就没有商标权,使用而没有注册,并不影响商标权之有或无.
而商标是否申请注册,所影响的只是商标权之下的一项权利,即商标专用权.
成功注册的商标,有专用权,未注册的商标,没有专用权(但仍可能有其他商标权,特别是对于驰名商标来说,更是如此).
(3)商标注册获得专用权,但在先使用人享有一定的抗辩权.
中国现行《商标法》第59条第3款规定"商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识.
"这是2013年第3次修订《商标法》时新增加的规定.
从立法技术而言,除非在所有类别的商品/服务上全面地推行强制性的注册制度,否则,就必须考虑到总会有部分商标使用人没有申请注册或未能及时申请注册的情况,因此,赋予在先使用人一定限度内的抗辩权,不但是可行的,更是必须的.
"尚丹尼商标争议案"是一个较典型的"在先使用抗辩权"的例子.
2014年1月14日,谭斯月经国家工商行政管理总局商标局核准在第44类服务(医疗按摩、美容院、理发店、保健、化妆师、芳香疗法、动物饲养、庭园设计、眼镜行、卫生设备出租)上注册了第11358870号"尚丹尼"文字商标.
该商标注册有效期为自2014年1月14日至2024年1月13日,申请日期为2012年8月16日,初审公告日期为2013年10月13日.